1. Informações gerais	imprimir

No Brasil, uma contratação tecnológica deverá ter o respectivo Contrato averbado perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - (www.inpi.gov.br). Devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

As formas e os prazos de pagamento são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.

2. A Averbação de contrato é condição para:	imprimir

a) produzir efeitos perante terceiros

b) permitir remessa de royalties ao exterior - como pagamento pela tecnologia negociada com empresa estrangeira;

c) dedutibilidade fiscal - permitir, quando for o caso, para a empresa Cessionária (receptora de tecnologia) pelos pagamentos contratuais efetuados;

3. Tipos de contratos que precisam ser averbados no INPI	imprimir

a) Exploração de Patentes (EP):

Trata-se de Contratos que envolvam licença de exploração de tecnologia patenteada (sobre patente concedida ou apenas pedido de patente em andamento no INPI). Deverão constar no contrato, os números dos pedidos e/ou patentes concedidas pelo INPI, pois só poderão ser objeto de exploração, as patentes depositadas e/ou registradas Brasil. As remessas de royalties sobre licença de exploração de patentes, cujos pedidos ainda encontram-se em andamento no INPI, só poderão ser efetuadas após a concessão do registro da Patente.

b) Licença de Uso de Marcas (UM):

Trata-se de Contratos que envolvam Licença de Uso de Marcas (registradas ou pedidos de registros em andamento no INPI). Deverão constar no contrato, os números dos registros e/ou dos pedidos de registro, requeridos perante o INPI, pois só poderão ser objetos de Licença, as marcas registradas e/ou depositadas no Brasil. As remessas de royalties sobre licença de Uso de Marcas não registradas, cujos pedidos ainda encontram-se em andamento no INPI, só poderão ser efetuadas após a concessão do registro.

c) Fornecimento de Tecnologia (FT):

Trata-se de Contratos que objetivam a aquisição de conhecimento tecnológico e de técnicas que não envolvam patentes, destinados à produção de bens industriais e serviços (tecnologia não patenteada);

d) Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT):

Trata-se de Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. Nestes contratos serão exigidos a explicitação do custo homem/hora detalhado por tipo de serviço, o prazo previsto para a realização do serviço, o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

Os serviços de assistência técnica contratados esporadicamente, poderão ser pagos mediante fatura que deverá ser averbada junto ao INPI em substituição a eventual Contrato. A fatura, também, deverá conter a descrição dos serviços e explicitação do custo homem/hora detalhado por tipo de serviço, o nome dos técnicos, o período de realização dos serviços , o valor total da prestação dos serviços e das despesas de viagem dos técnicos.

e) Franquia:

Contratos que destinam-se à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia, necessária à consecução de seu objetivo. A averbação é facultativa para contratos internos e necessária para os contratos cujos franqueados são domiciliados no exterior e estabelecem pagamentos.

Observações:
I) Todos os contratos deverão indicar claramente os objetivos, os valores das remunerações ou dos “royalties“, os prazos de vigência e de execução do contrato, as demais cláusulas e condições da contratação;

II) As minutas dos Contratos, acima referidos, poderão ser objeto de requerimento de “CONSULTA SIMPLES“ pelo INPI, caso for necessário uma prévia manifestação daquele órgão sobre seu conteúdo e/ou a fim de que determinadas cláusulas sejam ajustadas antes da assinatura das partes.

4. Cláusulas de patenteabilidade	imprimir

Os Contratos que envolvam transferência de Tecnologia deverão prever cláusula sobre os direitos da empresa Cessionária de patentear em seu nome, ou em parceria com a empresa Fornecedora da Tecnologia, eventuais aperfeiçoamentos tecnológicos em decorrência da tecnologia adquirida.

5. Contratações não averbáveis perante o INPI	imprimir

Abaixo estão relacionadas as atividades/serviços dispensados de averbação pelo INPI por não caracterizarem transferência de tecnologia:

a) agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc);

b) beneficiamento de produtos;

c) homologação de certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação;

d) consultoria na área financeira;

e) consultoria na área comercial;

f) consultoria na área jurídica;

g) consultoria visando participação em licitação;

h) estudos de viabilidade econômica;

i) serviços de “marketing“;

j) serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;

k) serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de “help-desk“;

l) licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado;

m) aquisição de cópia única de software;

n) distribuição de software.

6. Documentos necessários para Requerimento de Averbação de Contratos	imprimir

O formulário de averbação modelo I (modelo INPI) em duas vias, apresentado por qualquer uma das partes contratantes, instruídos com os seguintes documentos:

a) original ou cópia autenticada e cópia do contrato e/ou fatura ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;

• tradução (quando o contrato e ou fatura estiverem redigidos em idioma estrangeiro);


• comprovante de recolhimento da retribuição devida (pagamento de taxa INPI);


• procuração;

b) carta justificando o pedido de averbação em duas vias;

c) ficha-cadastro da empresa receptora/franqueadora (modelo INPI), com detalhamento sobre a vinculação acionária das partes, quando houver - devendo ser apresentada relação de acionista/cotistas;

d) outros documentos a critério das partes, e/ou informações pertinentes à transação.

Observação:
As pessoas que assinarem o contrato e formulário, deverão estar identificados e qualificados. Os Contratos assinados no exterior é exigida a legalização consular, no consulado do Brasil no país de origem e se assinados no Brasil subscrito por duas testemunhas.

7. Custo para Averbação (taxas cobradas pelo INPI)	imprimir

• Contrato de FT, SAT, Franquia e EP: R$ 1.189,00


• Contrato de UM, até quinze registros: R$ 1.189,00


• por pedido excedente: R$ 96,00


• Fatura: R$ 600,00

Observação:
Há redução de 50 % para pessoas físicas, microempresas, Instituições de Pesquisa e Ensino, etc.
Este valores podem ser corrigidos pelo INPI, de forma que consulte-nos para saber valores atualizados.

8. Prazo para decisão do INPI	imprimir

O pedido de averbação poderá ser protocolado em qualquer delegacia do INPI nos estados do Brasil. Entretanto, o prazo para o INPI analisar o pedido e emitir sua decisão (averbação, exigências ou arquivamento) é de 30 (trinta ) dias, contados da data do protocolo do pedido de averbação, na Delegacia Central do INPI, na cidade do Rio de Janeiro.

Da decisão cabem pedido de reconsideração à Diretoria de Transferência de Tecnologia e Recurso ao Presidente do INPI, em caso de indeferimento.

9. Prazo de validade dos Contratos averbados pelo INPI	imprimir

a) Contratos de transferência de tecnologia não patenteável em geral são averbados no INPI por um prazo de no máximo 5 (cinco) anos, podendo este período ser prorrogável por mais 5 (cinco) anos, mediante justificativa.

b) Contratos de Exploração de Patentes poderão ter prazo de validade máxima até a data da expiração do registro da patente no Brasil.

c) Contratos de Licença de Uso de Marcas terão prazos de validade máxima até a data da expiração do registro da marca, podendo ser prorrogado por períodos idênticos e sucessivos, caso o registro seja prorrogado junto ao INPI.

Observação:
Os Contratos a serem averbados no INPI não podem prever objeto e pagamentos com datas retroativas. Desta forma, é recomendável que o contrato seja elaborado, executado e averbado no INPI tão logo as negociações de contratação sejam finalizadas.

10. Limite e Condições de Dedutibilidade	imprimir

As somas das quantias devidas a títulos de royalties, previstas nos contratos relacionados no item 2 da presente, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de 5 % da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido, dependendo do tipo de produção ou atividade e grau de essencialidade, segundo o disposto na Portaria 436 de 30/12/1958 do Ministério da Fazenda:

a) Contratos de Licença de Uso de Marcas - royalties, pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação: 1% (um por cento);

b) Contratos de Transferência de Tecnologia e Afins: royalties pelo uso de Patentes de Invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica científica, administrativa ou semelhante:

11. Não são dedutíveis	imprimir

Não são dedutíveis para efeito de IR:

a) royalties pagos à sócios, pessoa física ou pessoa jurídica, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;
b) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de usos de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato.

12. Franquia (Franchising):	imprimir

Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos e serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Sempre que o franqueador tiver interesse na franquia, deverá fornecer ao interessado uma circular de oferta de franquia, contendo as informações:

I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do franqueador e empresas as quais esteja ligado respectivos nomes de fantasia e endereços;

II - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativa aos dois últimos exercícios;

III - indicações precisas de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema de franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia;

IV - descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;

V - perfil do franqueado ideal no que se refere à experiência anterior, nível de escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente;

VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio;

VII - especificações quanto ao:

• total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia;


• valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução;


• valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento;

VIII - Informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de dados de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte:

• remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties);


• aluguel de equipamentos ou ponto comercial;


• taxa de publicidade ou semelhante;


• seguro mínimo;


• outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele seja ligados;

IX - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e telefone;

X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte:

• se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação e, caso positivo, em que condições o faz;


• possibilidade do franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações;

XI - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores;

XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere à:

• supervisão de rede;


• serviços de orientação e outros prestados ao franqueado;


• remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties);


• treinamento dos funcionários do franqueado;


• manuais de franquias;


• auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia;


• layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado;

XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) das marcas e patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador;

XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:

• know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia;


• implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador.

XV - modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também de pré-contrato-padrão de franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade.

Observação:
A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes de qualquer assinatura, ou ainda pagamento.